Adesão do Brasil ao Protocolo de Madri e as principais alterações na sistemática internacional do registro de marcas brasileiras

Bruna H. S. Osman [1]
Pedro de Perdigão Lana [2]

As marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas ou a serviços, para identificação do objeto que será lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela.[3] Elas demandam altos investimentos e tempo para serem respeitadas e conhecidas, por isso, a necessidade de proteção para assegurar ao titular o uso exclusivo do sinal no território nacional.[4]

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI é o responsável pela análise dos pedidos de Marcas e, nos termos do artigo 129 da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), a propriedade da marca se adquire com o registro, validamente expedido, assegurando-se ao seu titular o uso exclusivo do sinal em todo o território nacional, sendo aptos de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.[5]

De modo bastante breve, o procedimento brasileiro de registro de marca se inicia com o depósito do pedido de registro no INPI e, estando presentes os elementos formais, o pedido de registro é publicado na Revista de Propriedade Intelectual para possibilitar a manifestação de terceiros através de petição de oposição. Caso não haja oposição, o INPI analisa a possibilidade ou não de deferimento do pedido. Em caso de indeferimento do pedido de registro, propicia-se ao requerente a apresentação de Recurso Administrativo (artigo 212 da LPI).

Após a década de 1980 ocorreu uma intensificação das relações de comércio e serviços, principalmente as de caráter internacional, a partir do fenômeno da globalização e do advento da internet. Isso resultou em um aumento da importância das marcas para as diversas atividades em âmbito negocial por todo o mundo, uma vez que elas são utilizadas para distinguir os produtos ou serviços oferecidos por uma empresa daqueles oferecidos por outras e tornou-se possível encontrar esses bens a partir de qualquer lugar do planeta através das ferramentas de pesquisa da internet.

Graças à força do princípio da territorialidade na propriedade intelectual [6], a proteção de uma marca deve ser solicitada em cada um dos países separadamente. Isso se tornou um grave problema em um cenário de globalização e aumento de relações comerciais transfronteiriças. Por essa razão, passaram a ser planejados tratados internacionais para facilitar o registro de marcas no âmbito internacional, como é o caso do Sistema de Madri, composto pelos mutuamente complementares Acordo de Madri (1891) e o Protocolo de Madri (1989).

Note-se que, apesar de complementares, os efeitos práticos da adesão ao Protocolo são muito similares à adesão do Sistema de Madri como um todo, pois ele teve o objetivo essencial de resolver vários dos problemas do Acordo, flexibilizando e modernizando as previsões a fim de atrair novos aderentes.[7]

O Brasil não faz parte do Acordo de Madri.[8] Mas no dia 30 de maio de 2019 foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto Legislativo n° 49/2019, aprovando a adesão do Brasil ao sistema internacional de registro de marcas do Protocolo de Madri, com os objetivos de reduzir custos de depósito e de gestão, dar maior previsibilidade no tempo de resposta, simplificar o procedimento e, monitorar a gestão de marcas nos países em que estiver registrada. [9]

De acordo com a lista de membros atualizada em 02 de julho de 2019, o Protocolo de Madri conta com a adesão de 121 países, sendo que o Brasil se tornará parte efetiva do Protocolo de Madri em 02 de outubro de 2019.[10]

O Brasil dessa forma dá mais um passo, através das regras de propriedade intelectual, para a integração de seu mercado interno ao mercado internacional. O potencial benéfico desse tipo de ação pode ser observado, no passado, nos ganhos em termos de tempo e burocracia resultantes da adesão do país ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (Patent Cooperation Treaty – PCT), incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto n° 81.742 de 31 de maio de 1978. O PCT possibilita a proteção patentária de uma invenção simultaneamente, nos países membros, através do depósito de um único pedido internacional de patente.[11]

Até então, após o registro ou da solicitação para o registro da marca no INPI, para o registro internacional era necessário constituir um procurador em cada um dos países em que se desejava registrar a marca e, em cada um deles, realizar um processo de solicitação do seu registro.

Com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, após o registro ou da solicitação para o registro da marca no INPI, é possível depositar um pedido internacional no Escritório Internacional da OMPI em Genebra, designando todos os países membros do tratado onde se deseja proteger o bem intelectual. As visões sobre essa adesão são majoritariamente positivas, embora deva-se reconhecer que esse sistema não é sempre a melhor opção para buscar a proteção de marcas em outros países.[12] É possível também que o retorno tardio da participação brasileira nesse sistema, após o curto período de adesão ao Acordo entre 1929 e 1934, não mostre grandes mudanças logo de início, como já ocorreu em outras nações.[13] Por último, há autores que apontam que o desequilíbrio da força comercial internacional dos países membros do Protocolo de Madri pode se tornar um problema para os países em desenvolvimento.[14]

Note-se que não se trata propriamente de um registro internacional (como é, a nível regional, a marca comunitária europeia), mas sim de um processo facilitado de registro, pois a solicitação para inscrição em diferentes países passa a ser feito em um único idioma (em inglês, francês ou espanhol, conforme as regras do Protocolo), com pagamento simplificado de taxas (calculada a partir de um valor base e complementada a cada país designado, somado às taxas individuais de cada país que declare que deseje recebê-las) em um único escritório. A administração desses direitos intelectuais, como modificações de titularidade ou as subsequentes renovações do prazo de 10 anos, também passam a ser centralizados nesse escritório único.

O Escritório Internacional não realiza um exame aprofundado sobre a registrabilidade da marca, apenas verifica previamente a classificação e os requisitos de forma do pedido, previstos nos tratados e que devem ser seguidos por todos os países membros.

Depois desse exame preliminar, insere a marca em um registro internacional e notifica os países designados no pedido, e apenas então os Institutos Nacionais realizam a análise substancial de registrabilidade (se é adequada para distinguir o produto/serviço e se conflita com outra marca já existente), que pode variar significativamente em cada ordenamento nacional. Em outras palavras, um pedido internacional de marca pode ser aceito pelo Escritório da OMPI, mas negado em metade dos países onde se deseja a proteção. Por outro lado, outro grande ganho em se aderir ao Protocolo é que se a recusa não for notificada pelo sistema nacional no prazo cabível (12 meses), presume-se que a proteção está vigente.

Ressalta-se a importância do primeiro pedido de registro no país de origem, que é condição para o pedido internacional e vincula este último por 5 anos. Ou seja, o pedido internacional é cancelado se esse primeiro pedido for indeferido ou o registro for cancelado (por falta de pagamento de taxas, por exemplo) dentro desse prazo quinquenal. Este é um dos pontos mais criticados do Sistema de Madri, conhecido como “ataque central”.[15]

O quadro abaixo faz o comparativo entre o funcionamento atual do registro internacional de marcas brasileiras e o funcionamento a partir de 02 de outubro de 2019, quando o Brasil efetivamente passará a aderir a sistemática do Protocolo de Madri:

Por se tratar de um procedimento complexo, para efetiva adesão do Brasil ao Protocolo de Madri serão necessárias adequações legais e administrativas, treinamento de servidores, elaboração de manuais e, principalmente, alterações na legislação, por isso o processo de adesão é lento.

Veja-se, por exemplo, a questão do registro multiclasses em um único processo. Possibilidade aventada pelo Protocolo de Madri e ainda não possível na sistemática atual de registro de marca brasileira, onde é necessário um processo diferente para cada classe registrada a fim de atender ao princípio da especialidade.[16] A partir da adesão ao Protocolo de Madri exigir-se-á a criação de um sistema multiclasses, que permita um pedido de registro englobar mais de uma categoria de serviço ou produto.

Outro ponto de imprescindível adequação é a necessidade de se comprovar junto ao INPI que o requerente de uma marca (pessoa jurídica ou física de direito privado ou público) tenha como atividade principal ou acessória ramo de atuação correspondente ao produto ou serviço reivindicado, conforme previsão do artigo 128 da Lei de Propriedade Intelectual (Lei n° 9.279/1996). Esse mecanismo visa coibir os abusos no registro de marcas por terceiros, evitando-se a pirataria ou que sejam registradas marcas apenas com o objetivo de negociações futuras. Contudo, ele não será mais exigível após adesão ao Protocolo de Madri.

Atentando-nos ao texto do Decreto Legislativo n° 49 de 2019 é possível identificar 8 (oito) declarações e notificações,[18] que são condicionantes à adesão ao Brasil ao Protocolo de Madri por atenderem os interesses nacionais, nomeadamente:

I-Declaração estabelecendo 18 (dezoito) meses como o prazo limite para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) notificar eventual recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses, nos termos do art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri;

II-Declaração de que, sob certas circunstâncias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de oposição pode estender-se para além do período de 18 (dezoito) meses referido no inciso I do caput deste artigo, nos termos do art. 5(2)(c) do Protocolo de Madri;

III-Declaração estabelecendo que, para cada registro internacional que designar o Brasil, bem como para as renovações desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual, nos termos do art. 8(7) do Protocolo de Madri, e essa taxa pode ser maior que a taxa padrão definida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), desde que não ultrapasse o valor cobrado dos depósitos, registros ou renovações nacionais;

IV-Notificação indicando que a taxa individual, conforme declaração prevista no art. 8(7) do Protocolo de Madri, é constituída por 2 (duas) partes, a primeira a ser paga no momento da solicitação do pedido internacional ou da designação subsequente do Brasil, e a segunda a ser paga em um momento posterior, em conformidade com a lei brasileira, nos termos da regra 34(3)(a) do Regulamento Comum;

V-Declaração indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes da entrada em vigor desse instrumento para o Brasil não poderão ser estendidos ao País, nos termos do art. 14(5) do Protocolo de Madri;

VI-Notificação indicando os idiomas espanhol e inglês como de eleição do Brasil, nos termos da regra 6(1)(b) do Regulamento Comum;

VII-Declaração indicando que qualquer recusa provisória que tenha sido notificada à OMPI estará sujeita à revisão pelo INPI, independentemente de solicitação da revisão pelo titular, e qualquer decisão tomada nessa revisão poderá sujeitar-se a uma futura revisão ou recurso ante o INPI, nos termos da regra 17(5)(d) do Regulamento Comum;

VIII-Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não terá efeito no Brasil, considerando que há previsão na legislação nacional sobre a inscrição de licenças de marcas, nos termos da regra 20bis(6)(b) do Regulamento Comum.

As recomendações e notificações colecionadas demonstram que os países partícipes de tratados e acordos, como no caso do Brasil, tem um certo grau de liberdade para sua implementação, que pode variar de acordo com suas políticas de desenvolvimento econômico e legislações internas.

Pode-se encontrar alguns exemplos dessa margem de discricionariedade na implementação do Protocolo no ordenamento brasileiro. Visando resguardar as marcas nacionais e não enfraquecer demasiadamente a soberania de regulamentação por intermédio do INPI, foi definido que não serão automaticamente aceitas as marcas que foram registradas internacionalmente antes da entrada em vigor do Sistema no Brasil. Ainda, o prazo para oposição ou notificar eventual recusa à proteção marcaria foi dilatado.

Com relação aos valores pagos pelo registo de marca, evidencia-se a continuidade de exigência de pagamento de duas taxas (ou duas partes). A primeira será paga no momento da solicitação do pedido internacional ou da designação subsequente do Brasil, e a segunda será paga em um momento posterior, quando o registro da marca é concedido, em conformidade com a lei brasileira. Esse modelo difere daquele estabelecido pelas regras do Protocolo de Madri, onde somente seria exigível taxa única paga à Organização Mundial da Propriedade Intelectual para a concretização do processo de registro.

Outro ponto que merece destaque é em relação às regras vigentes no Brasil para a averbação de contratos de licenciamentos de marcas, as quais serão mantidas pois mudá-las afetaria pesadamente os acordos que já estão em vigor junto ao INPI. Assim, as inscrições de licenças averbadas junto à OMPI não terão efeitos no Brasil.

Apesar das declarações e notificações elencadas, existe expectativa que a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri resultará em desburocratização e consequente diminuição de custos no registro internacional de marcas, com maior segurança jurídica para as empresas, em especial às exportadoras e àquelas que se utilizam de e-commerce, que de forma mais forte e efetiva, poderão opor judicialmente às eventuais violações aos seus direitos marcários em âmbito internacional.

[1] Advogada e professora do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas – UDC, Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisadora do GEDAI.

[2] Advogado, mestrando em Ciências Jurídico-Empresariais pela Universidade de Coimbra, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, advogado e pesquisador do GEDAI.

[3] BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª ed, 2003. Versão eletrônica disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. p. 42.

[4] Dependendo do uso econômico que se faz da marca, esta pode ser classificada como marcas de produtos e de serviços, marcas coletivas e marcas de certificação. No presente estudo limita-se à análise de marcas e de produtos e de serviços, ou seja, àquelas que são utilizadas para identificar produtos e serviços provenientes de uma fonte comercial e diferenciá-los dos demais idênticos ou assemelhados, que provenham de outras fontes.

[5] A Lei de Propriedade Industrial nos termos do artigo 129 da Lei 9.279/1996 enfatiza sobre a aquisição e validade territorial da marca, como também o artigo 124 da mesma Lei observa sobre as proibições legais, dentre elas, cita-se como exemplos, que não são registráveis como marcas as enganosas quanto a sua procedência, natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços associados ao sinal (Art. 124, Inciso X), a proibição de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia (Art. 124, Inciso XIX) e, da mesma forma são vedados ao registro expressões, figuras, desenhos ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra a liberdade de consciência, crença culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito ou veneração (Art. 124, inciso III).

[6] Para explicação e aprofundamento sobre este princípio, ver: MEDEIROS, H. G.; WACHOWICZ, M. O princípio da territorialidade na propriedade intelectual e suas aplicações nas relações internacionais: o caso das medidas de fronteiras em trânsito. Artigo disponível exclusivamente na forma eletrônica em: <https://gedai.ufpr.br/wp-content/uploads/2014/07/artigo_dt_internacional_leituras_criticas_24_07_2012.pdf> .

[7] Por exemplo, o Acordo prevê apenas a possibilidade de fazer a solicitação de registro em francês, enquanto o Protocolo permite em francês, inglês ou espanhol. Cf., para mais informações sobre essas diferenças, o sucinto texto de KLEIN, T. Madrid trademark agreement vs. madrid protocol. Journal of Contemporary Legal Issues, v. 12, n. 1, p. 484-488, 2001. Com maiores aprofundamentos ver: MESQUITA, P. A. R. Análise da aplicação do protocolo de Madri para proteção internacional de marcas no Brasil. TCC de pós-graduação lato sensu da Faculdade de Direito da UFRGS, 2016. p. 14-21.

[8] A plataforma do site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual disponibiliza através do link de acesso que segue, a lista dos países contratantes do Acordo de Madri: <https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=21>.

[9] INPI. Novo INPI: Protocolo de Madri e Plano de Combate ao Backlog de Patentes. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/protocolo-de-madri-e-plano-de-combate-ao-backlog-de-patentes>.

[10] WIPO. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf>.

[11] WIPO. Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT). Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>. Acesso em 27 jul.2019.

[12] Como nas estratégias de expansão comercial do produto/serviço focadas em um único país, ou nos casos onde há séria possibilidade de indeferimento da proteção da marca no país de origem. Nesse sentido, MURPHY, J. M. Demystifying the madrid protocol. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, vol. 2, n. 2, p. 240-260, 2004.

[13] Veja-se o exemplo da adesão tardia do México, onde grandes empresas nacionais que tinham interesse em proteger suas marcas no cenário internacional já haviam solicitado registros em outros países, estes sim signatários ativos do Protocolo ou do Acordo de Madri, e acessado o sistema administrado pela OMPI partir deles. Dessa forma, foram escassos os pedidos mexicanos de registro internacional nos meses que seguiram a adesão (o que foi reforçado pelo período inicial de aprendizagem das empresas sobre a nova possibilidade), enquanto, do outro lado, várias empresas estrangeiras solicitaram a proteção de suas marcas no México através do Sistema de Madrid. Ver PYRAH, A. Problems as Mexico Joins Madrid Protocol. Managing Intellectual Property, v. 228, p. 8-11, 2013.

[14] Esse foi uma das principais razões que levaram à denúncia do Acordo de Madrid pelo Governo Vargas em 1934, conforme o Decreto nº 196/1934, consoante COELHO, Francisco Antônio. A denúncia do Acordo de Madri. Revista de Direito Industrial. 1935.. Vide, exemplificando, RAMÍREZ, E. J. B. Implicaciones del protocolo de Madrid em el derecho marcario de la Comunidad Andina de Naciones. Revista La Propried Inmaterial, n. 17, p. 247-261, 2013. p. 254-259. Há, contudo, estudos que apontam que esse argumento não apresenta fundamentos econômicos sólidos, pois tem como base alguns truísmos e exageros relativos ao impacto que empresas estrangeiras podem causar no mercado interno através do Sistema de Madri. Nesse sentido, cf. RASSENFOSSE, G. A policy perspective on the accession of Peru to the Madrid Protocol. Report prepared for the Madrid Division at WIPO, 2016. Disponível em <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2801437>.

[15] RAMÍREZ, E. J. B. Implicaciones del protocolo de Madrid… Op. Cit. p. 252-253.

[16] O princípio da especialidade das marcas é previsão do artigo 123, inciso I da Lei 9.379/96.

[17] As recomendações e notificações foram indicadas pelo GIPI (Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual) e estão elencadas em Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, disponível para acesso através do link <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7952186&ts=1559301253751&disposition=inline>.

[18] Percebe-se alguma confusão na doutrina sobre esse ponto. É, assim, importante esclarecer que o prazo de 18 meses estabelecido no Protocolo de Madrid refere-se, portanto, à essa obrigação de notificar, e não à uma conclusão da análise pela instituição nacional (no caso, o INPI). Cf. MESQUITA, P. A. R. Análise da aplicação… Op. Cit. p. 33-34.